美國作為全球最大的樞紐市場，全世界約有70%的產(chǎn)品進入美國，美國不僅是產(chǎn)品投放售賣的主要國家，還是知識產(chǎn)權(quán)糾紛頻發(fā)的國家。由此可見，出海企業(yè)申請美國專利的重要性。然而，美國專利申請具有難度高、成本高、門檻高的特點。因此，在美國專利申請中若企業(yè)收到“最終駁回(Final Rejection)”的意見，與中國專利申請被駁回時采取的專利申請復審程序救濟途徑類似，上訴（Appeal）至美國專利商標局（USPTO）的專利審理與上訴委員會（PTAB）是其補救辦法之一。本報告將從美國專利申請被最終駁回后的補救措施、美國專利申請上訴程序、以及中美專利復審程序差異比對三個方面進行分析，供處領導、相關部門及企業(yè)參考。
一、美國專利申請被最終駁回后的補救措施
從程序角度來說，接收到“最終駁回意見書”（Final Rejection）基本代表實質(zhì)審查已結(jié)束，權(quán)要內(nèi)容已基本“鎖定”，申請人的回復手段受到限制。但，“最終駁回”并不代表最終的結(jié)果，申請人可以在收到最終駁回之后采取一系列的補救措施，包括：申請人采取的駁回后重申（AFCP）、繼續(xù)審查請求（RCE）和上訴（Appeal）。
表1美國專利申請“最終駁回”意見后的補救措施
二、美國專利申請上訴程序
美國專利申請上訴程序作為補救措施中相對極端的手段，常用于一項權(quán)利要求在審查過程中收到了兩次駁回意見書。在此情況下，申請人可以針對審查員的駁回意見向?qū)＠麑徟信c上訴委員會提出上訴請求。
圖2 美國專利申請上訴程序
（一）上訴通知書（Notice of Appeal）
由于專利審查流程中的法定答復期限為六個月，申請人最遲需在收到“最終駁回”的6個月內(nèi)遞交上訴通知書（Notice of Appeal）并繳納相應的官費（申請人為大實體時為800美元）。否則，視為放棄專利申請，審查流程終止。上訴通知書將由專利上訴中心（Patent Appeal Center）進行審查。如果上訴通知書存在缺陷，申請人將會收到來自專利上訴中心的通知。
（二）上訴前審查請求（Pre-Appeal Brief）
在遞交上訴狀前，申請人也可以考慮使用上訴前的審查請求程序（Pre-Appeal Brief Review Request），該程序是美國專利商標局（USPTO）提出的一個持續(xù)性試行項目，現(xiàn)行有效。
在上訴體系中插入上訴前的審查程序，可以縮短審查周期以降低上訴成本。專利申請人在提交上訴通知書時提交上訴前審查請求書（PTO/SB/33表格）及一份不能超過5頁的意見陳述書，該意見陳述書應當把論述的重點聚焦在闡述審查員的審查錯誤上。
提出上訴前的審查的前提條件必須是：（1）駁回理由具有明顯不當或無依據(jù)；（2）駁回理由有明顯的事實錯誤或法律錯誤。如果申請人認為審查員至少在部分意見上存在明顯錯誤，并且是有事實基礎，申請人可以就該部分意見提Pre-Appeal。當上訴前的審查程序啟動后，美國專利商標局會成立一個三人審查員合議小組來合議審理申請人的爭辯理由：一位是原審查員、另一位是新引入的審查員、剩下的一位通常是原審查員的上級領導。USPTO必須在接到上訴前審查程序請求后的45天內(nèi)做出決定，其可能做出的決定有下列四種：
1.合議組不同意該上訴前審查的爭辯理由，建議進入上訴程序；
2.認為申請人的爭辯有道理，重新返回到審查員手中啟動審查程序；
3.直接核準申請，即直接授權(quán)；
4.上訴前審查的請求有違反規(guī)定的地方，故該請求不予考慮。
該程序的優(yōu)點：能讓其他審查員來審理此專利申請案件，與正式提起上訴相比費用較低，所花時間較少。其主要缺點在于原處理此案審查員仍留在合議組中，如果此審查員非常頑固難以溝通說服，則推翻原來決定的可能性不是很高。
（三）上訴狀（Appeal Brief）
如果沒有遞交上訴前審查請求，或是請求不成功，上訴人應當在遞交上訴通知書的兩個月內(nèi)遞交上訴狀。這一期限可以通過繳納延期費的方式獲得延長，最多可以延長5個月的時間。遞交上訴狀時無需繳費。
上訴人遞交了符合規(guī)定的上訴狀后，除非審查員明確做出答復表示上訴沒有繼續(xù)進行的必要，并且其主管的審查員同意了該答復，否則必須舉行上訴會議（Appeal Conference）。
關于修改權(quán)利要求，根據(jù)MPEP1206的相關規(guī)定，如果在遞交上訴通知書后后且在遞交上訴狀前，申請人只能刪除權(quán)利要求或者按照之前審查員的要求進行修改；而如果在遞交上訴后，則只能刪除權(quán)利要求（并且刪除的權(quán)要不會影響到當前的權(quán)利范圍），或者將非獨立權(quán)利要求改寫為獨立權(quán)利要求。
（四）審查員的答復（Examiner’s Answer）
在收到上訴狀之后，審查員會對上訴狀做出答復。在答復中，審查員會對上訴涉及的所有權(quán)利要求在審查過程中遇到的駁回理由做出說明。審查員可能會選擇撤回其中的一些駁回理由，也有可能會提出新的駁回理由。如果出現(xiàn)了這種情況，上訴人可以通過遞交請愿書及繳納相應費用的方式要求撤回上訴，重新啟動審查流程，按照專利審查流程中的方式對審查員提出的新的駁回理由做出答復。上訴人也可以要求保留上訴進程，通過遞交回復狀（Reply Brief）的方式對新的駁回理由做出答復，但不能在回復狀中對權(quán)利要求進行修改。
（五）繼續(xù)上訴費用（Fee for Forwarding an Appeal）
2013年3月19日起，美國專利與商標局取消了上訴人遞交上訴狀時需要繳納的費用，轉(zhuǎn)而增加了一項繼續(xù)上訴費用（Fee for Forwarding an Appeal）。這意味著上訴人可以在收到審查員針對上訴請求做出的答復后，重新考慮是否需要繼續(xù)上訴。如果決定繼續(xù)上訴，則需要繳納相應的費用。其期限是自審查員寄出上訴答復起兩個月內(nèi)，且不能延期。
這項費用比較高，大實體為2400美元。在實務中，申請人可以在繳納此費用之前重新對申請的商業(yè)價值和授權(quán)前景做出評估，以決定是否進一步推動上訴進程。申請人另外的選擇是遞交Request for Continued Examination （RCE）重新進入實審，甚至就此放棄申請。
（六）口頭審理（Oral Hearing）
如果申請人決定繼續(xù)上訴，除了必須繳納繼續(xù)上訴費用之外，申請人還可以選擇提出口頭審理的請求。在自審查員寄出上訴答復起或申請人遞交回復狀之日起（以先到期的為準）兩個月內(nèi)，申請人可以遞交口頭審理的請求并繳納相應的費用。如果申請人未在規(guī)定期限內(nèi)提出口頭審理的請求，上訴審理將以書面的形式進行。
上訴委員會批準申請人的口頭審理請求后，會向申請人發(fā)出確認口頭審理的日期、時間的通知。申請人還可以請求通過電話或視頻參加審理。
（七）上訴委員會決定
經(jīng)過口頭審理或書面審理后，上訴委員會會根據(jù)審理結(jié)果做出決定。上訴審理的管轄權(quán)重新轉(zhuǎn)移至審查員一方。常見的上訴委員會的決定包括以下兩種：
贊同/部分贊同或推翻/部分推翻審查員的意見，審查員可能會被要求進行重新審查。例如重新考慮某項駁回意見、進一步的檢索，或?qū)⑸显V人的某次修改納入考慮范圍。審查員需要根據(jù)上訴委員會的要求繼續(xù)審查流程。
上訴委員會可以根據(jù)審理過程提出新的駁回意見。在這種情況下，由于上訴委員會此時做出的駁回是非最終的，申請人不能針對上訴委員會做出的決定直接提起新的上訴。因此針對這一決定上訴人可以做出兩類回應：（1）申請人可以向?qū)彶閱T遞交被駁回的權(quán)利要求的修改文檔或/和提出證據(jù)反駁答辯意見；如果審查員仍然發(fā)出了駁回意見，申請人可以再一次向上訴委員會提出上訴；（2）申請人可以請求上訴委員會重新考慮；在上訴委員會做出決定之后的兩個月內(nèi)，申請人可以遞交復審請求。
如果上訴人對上訴委員會在上訴過程中的決定不服，可以選擇向法院提起訴訟。申請人可以選擇弗吉尼亞東區(qū)法院（District Court for the Eastern District of Virginia）或聯(lián)邦巡回上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）遞交訴狀。
四、中美專利復審程序差異對比
本研究報告將選取美國專利申請上訴程序進行具體分析，并將其與中國專利申請復審程序進行對比，以幫助專利申請人更好的理解在美遭遇專利申請“最終駁回”后的補救措施的實施。
圖3 中美專利復審差異比對
無論是中國專利復審程序還是美國專利上訴程序其過程相當復雜。從申請人的角度來說，通過初步對比、理解兩國審查程序差異的基礎上，有利于申請人提前做好準備工作。雖然，應對美國最終駁回后的手段具有多元化的特點，但有效的應對“最終駁回”還是建議申請人咨詢有經(jīng)驗的美國專利代理或律師以找出最合適的解決辦法。