關(guān)于美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)單方撤銷程序的分析報(bào)告
為了改善虛假商標(biāo)泛濫的現(xiàn)象，并使合規(guī)商標(biāo)得到更有效保護(hù)，2021年12月18日，美國(guó)專利商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱“USPTO”）正式實(shí)施了《2020年商標(biāo)現(xiàn)代化法案》[1]（以下簡(jiǎn)稱“TMA”）的規(guī)定細(xì)則，其中新增兩項(xiàng)可單方申請(qǐng)撤銷注冊(cè)商標(biāo)的程序。相較于美國(guó)商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)（TTAB）的雙方撤銷程序而言，單方撤銷程序以行政手段為個(gè)人、企業(yè)和USPTO提供了更快捷、更有效、更便宜的方式來打擊虛假的注冊(cè)商標(biāo)，同時(shí)該新增程序也完善了美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)的完整性。本報(bào)告主要從美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)單方撤銷程序概述、撤銷流程、以及新政策下對(duì)深圳市場(chǎng)主體的相關(guān)建議三個(gè)方面進(jìn)行分析，供有關(guān)部門及相關(guān)企業(yè)參考。
一、美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)單方撤銷程序概述
美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)單方撤銷程序主要包括注冊(cè)商標(biāo)單方刪除程序和注冊(cè)商標(biāo)單方重審程序，USPTO從2021年12月27日起正式接受這兩個(gè)程序的申請(qǐng)。
（一）申請(qǐng)依據(jù)
1.注冊(cè)商標(biāo)單方刪除程序（Expungement proceeding）
任何一方都能以注冊(cè)商標(biāo)從未被用于指定商品/服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行商業(yè)交易為由，請(qǐng)求刪除注冊(cè)商標(biāo)中的部分或全部商品/服務(wù)項(xiàng)目。
2.注冊(cè)商標(biāo)單方重審程序（Reexamination proceeding）
其中，當(dāng)注冊(cè)商標(biāo)最初是以在商業(yè)中已使用為基礎(chǔ)提交申請(qǐng)時(shí)，且在申請(qǐng)過程中未曾將申請(qǐng)基礎(chǔ)變更為意圖使用，申請(qǐng)的提交日期作為相關(guān)特定日期；當(dāng)注冊(cè)商標(biāo)在申請(qǐng)過程中將申請(qǐng)基礎(chǔ)從已使用變更為意圖使用或最初是以在商業(yè)中的意圖使用為基礎(chǔ)提交申請(qǐng)時(shí)，申請(qǐng)基礎(chǔ)的變更日期或提交使用聲明的截止日期中較晚的日期作為相關(guān)特定日期。
（二）申請(qǐng)時(shí)限
（三）申請(qǐng)資格
任何個(gè)人或企業(yè)都可以向USPTO申請(qǐng)啟動(dòng)注冊(cè)商標(biāo)單方撤銷程序，但需提供申請(qǐng)人的姓名、所在地址及郵箱地址。在外國(guó)居住的申請(qǐng)人必須委托美國(guó)律師才能提交申請(qǐng)，且在提交申請(qǐng)的同時(shí)，除需提供前述信息外，還需提供律師的姓名、郵寄地址、郵箱地址以及律師資格信息。申請(qǐng)人可不指明代表其提交申請(qǐng)書的真實(shí)利益方的姓名，但USPTO局長(zhǎng)有權(quán)在特定情況下要求提供該信息。例如，律師可以自己的名義而非客戶的名義提出申請(qǐng)，但USPTO局長(zhǎng)可能會(huì)要求律師提供客戶的真實(shí)身份信息。
同時(shí)，即使沒有個(gè)人或企業(yè)提出申請(qǐng)，USPTO局長(zhǎng)也可以在掌握初步證據(jù)（“a reasonable predicate”）的情況下依職權(quán)自行啟動(dòng)注冊(cè)商標(biāo)單方撤銷程序。
（四）相關(guān)費(fèi)用
（五）為防止濫用的相關(guān)規(guī)則
為了防止該新增程序被濫用，USPTO規(guī)定了以下條款：
1.禁止反言條款，即針對(duì)先前已決的單方刪除程序涉及的商品/服務(wù)項(xiàng)目，不可再提起單方刪除程序，但不阻礙單方重審程序；針對(duì)先前已決的單方重審程序涉及的商品/服務(wù)項(xiàng)目，不可再提起單方刪除程序及單方重審程序。
2.對(duì)于同個(gè)注冊(cè)商標(biāo)項(xiàng)下的相同商品/服務(wù)項(xiàng)目，如果同時(shí)涉及單方撤銷程序、TTAB商標(biāo)撤銷程序或其他未決程序的，此時(shí)單方撤銷程序可被授權(quán)優(yōu)先進(jìn)行，其余程序中止。
同時(shí)，TMA 賦予USPTO局長(zhǎng)自由裁量權(quán)，用于衡量針對(duì)同一注冊(cè)商標(biāo)提出的要求刪除或重審的申請(qǐng)數(shù)量，且該數(shù)量沒有具體標(biāo)準(zhǔn)，原因如下：
1.鼓勵(lì)從注冊(cè)簿中清除任何未使用的商標(biāo)；
2.若現(xiàn)有的法律保障措施不足以保護(hù)商標(biāo)注冊(cè)人免受可能的程序?yàn)E用，則USPTO 可以在未來的規(guī)則中對(duì)申請(qǐng)數(shù)量進(jìn)行限制。
二、美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)單方撤銷程序流程
（一）提交申請(qǐng)階段
申請(qǐng)人須以書面形式并通過USPTO的商標(biāo)電子申請(qǐng)系統(tǒng) (TEAS) 提交請(qǐng)求，請(qǐng)求必須包括：
1.一份經(jīng)核實(shí)的聲明，聲明申請(qǐng)人已經(jīng)進(jìn)行了合理調(diào)查，該注冊(cè)商標(biāo)的特定商品/服務(wù)項(xiàng)目未按規(guī)定在商業(yè)中使用，并附上一份簡(jiǎn)要的事實(shí)聲明以解釋申請(qǐng)的依據(jù)。
2.該注冊(cè)商標(biāo)的特定商品/服務(wù)項(xiàng)目在商業(yè)中未進(jìn)行使用的初步證據(jù)（“a reasonable predicate”）。
3.已繳納申請(qǐng)費(fèi)用。
若申請(qǐng)人提交的文件不滿足以上所有要求，USPTO將發(fā)出通知，給予申請(qǐng)人30天的補(bǔ)充材料時(shí)間。
申請(qǐng)人所提交材料滿足要求后，USPTO會(huì)將包含請(qǐng)求和證據(jù)的申請(qǐng)材料上傳到 TSDR（Trademark Status and Document Retrieval）[2]系統(tǒng)中，以供注冊(cè)商標(biāo)的相關(guān)記錄公開查詢。同時(shí)，USPTO還將向商標(biāo)注冊(cè)人或其代理律師發(fā)送電子郵件通知（若有相關(guān)的電子郵件地址記錄），所有涉及該申請(qǐng)的文件都可在TSDR中查看，且商標(biāo)注冊(cè)人在此階段暫時(shí)無需作出回應(yīng)。
（二）審查申請(qǐng)證據(jù)階段
USPTO局長(zhǎng)將綜合考慮申請(qǐng)人所提供的證據(jù)以及爭(zhēng)議商標(biāo)的相關(guān)電子注冊(cè)記錄，以確定是否啟動(dòng)程序。
1.若初步證據(jù)成立，即申請(qǐng)啟動(dòng)注冊(cè)商標(biāo)單方刪除程序的申請(qǐng)人能夠證明該注冊(cè)商標(biāo)從未被用于指定商品/服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行商業(yè)交易，或者申請(qǐng)啟動(dòng)注冊(cè)商標(biāo)單方重審程序的申請(qǐng)人能夠證明該注冊(cè)商標(biāo)在相關(guān)特定日期或之前未在指定商品/服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行商業(yè)交易，則USPTO局長(zhǎng)將啟動(dòng)程序。
2.若初步證據(jù)不成立，則USPTO局長(zhǎng)不會(huì)啟動(dòng)程序。
USPTO局長(zhǎng)決定是否啟動(dòng)程序的通知將發(fā)送給申請(qǐng)人和商標(biāo)注冊(cè)人，該決定為最終決定且不可復(fù)核。
（三）商標(biāo)審查階段
如果決定啟動(dòng)程序，則由USPTO繼續(xù)審查流程，無需申請(qǐng)人的進(jìn)一步參與，后續(xù)程序由商標(biāo)注冊(cè)人與USPTO之間進(jìn)行。
USPTO審查員將發(fā)出書面通知（office action），通知商標(biāo)注冊(cè)人或其律師有關(guān)程序，并要求提供注冊(cè)商標(biāo)在爭(zhēng)議商品/服務(wù)項(xiàng)目上的使用證據(jù)以作出回應(yīng)。除了在單方刪除程序中兩種特殊情況，一是基于外國(guó)注冊(cè)號(hào)提交申請(qǐng)，二是基于馬德里國(guó)際注冊(cè)指定美國(guó)[3]的申請(qǐng)，可允許相關(guān)的未使用理由。
審查階段也可能提出除使用之外的其他問題，例如要求由美國(guó)律師代理（若申請(qǐng)人居住于外國(guó)），或提供商標(biāo)注冊(cè)人的住所地址等。
（四）商標(biāo)注冊(cè)人答復(fù)階段
商標(biāo)注冊(cè)人需在三個(gè)月內(nèi)做出答復(fù)。對(duì)于非最終審查意見通知（nonfinal action），商標(biāo)注冊(cè)人可以選擇以125 美元的費(fèi)用申請(qǐng)延期一個(gè)月。
商標(biāo)注冊(cè)人可以通過提供合理的證據(jù)，或從注冊(cè)商標(biāo)中刪除部分或全部有爭(zhēng)議的商品/服務(wù)項(xiàng)目來作為答復(fù)。
如果商標(biāo)注冊(cè)人及時(shí)答復(fù)，但答復(fù)不完整，USPTO 有權(quán)裁量是否給予商標(biāo)注冊(cè)人30天的時(shí)間來補(bǔ)充答復(fù)，但后續(xù)商標(biāo)注冊(cè)人向TTAB提出上訴或向局長(zhǎng)提出申訴的時(shí)限不會(huì)相應(yīng)后延30天。
如果商標(biāo)注冊(cè)人未在截止日期前作出答復(fù)，則審查程序?qū)⒈唤K止，并視情況撤銷注冊(cè)商標(biāo)的部分或全部商品/服務(wù)項(xiàng)目。在極少數(shù)情況下，如果商標(biāo)注冊(cè)人因特殊情況未能對(duì)審查意見作出答復(fù)導(dǎo)致其注冊(cè)商標(biāo)的特定商品/服務(wù)項(xiàng)目被撤銷，商標(biāo)注冊(cè)人可以自實(shí)際知道撤銷之日起2個(gè)月內(nèi)提出申請(qǐng)，要求恢復(fù)注冊(cè)商標(biāo)并重新啟動(dòng)審查程序，但需同時(shí)針對(duì)審查員此前所下發(fā)的審查意見通知作出答復(fù)。
（五）審查決定階段
如果商標(biāo)注冊(cè)人及時(shí)做出答復(fù)，USPTO審查員將考量所有證據(jù)，并作出決定是否撤銷爭(zhēng)議商標(biāo)部分或全部商品/服務(wù)項(xiàng)目。
1.若商標(biāo)注冊(cè)人證明了商標(biāo)的使用，或提供了兩種特殊情況下（見“商標(biāo)審查階段”部分所述）可允許的未使用理由，USPTO將發(fā)布終止審查的通知，爭(zhēng)議商標(biāo)的商品/服務(wù)項(xiàng)目不會(huì)被撤銷。
2.若商標(biāo)注冊(cè)人主動(dòng)刪除了所涉注冊(cè)商標(biāo)中所有爭(zhēng)議中的商品/服務(wù)項(xiàng)目，USPTO將發(fā)布終止審查的通知，并撤銷商標(biāo)注冊(cè)人所刪除的注冊(cè)商標(biāo)中的部分或全部商品/服務(wù)項(xiàng)目。
3.若商標(biāo)注冊(cè)人無法證明商標(biāo)的使用，除在單方刪除程序中兩種特殊情況外（見“商標(biāo)審查階段”部分所述），USPTO將針對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人的證據(jù)或理由發(fā)出最后通知，并作出撤銷注冊(cè)商標(biāo)的爭(zhēng)議商品/服務(wù)項(xiàng)目的決定。同時(shí)，如果商標(biāo)注冊(cè)人不遵守相關(guān)規(guī)則要求，例如居住于國(guó)外的申請(qǐng)人不遵守由美國(guó)律師代理，或申請(qǐng)人未提供商標(biāo)注冊(cè)人的真實(shí)住所地址的相關(guān)要求，審查員將作出撤銷整件注冊(cè)商標(biāo)的審查決定。
（六）上訴或請(qǐng)求重新審查
商標(biāo)注冊(cè)人可在審查決定作出后的三個(gè)月內(nèi)請(qǐng)求重新審查該決定或者向 TTAB 提出上訴。如果商標(biāo)注冊(cè)人未提出重新審查請(qǐng)求或上訴，USPTO將發(fā)出終止程序的通知，對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)做出全部撤銷、部分撤銷或者全部維持的決定。
單方撤銷程序全流程可參考下圖：
三、新政策下對(duì)深圳市場(chǎng)主體的相關(guān)建議
新政策是一把雙刃劍。一方面，TMA為深圳市場(chǎng)主體打擊商標(biāo)搶注行為提供了更便捷的新程序，從注冊(cè)簿中撤銷未按規(guī)定實(shí)際使用的沖突商標(biāo)；另一方面，深圳市場(chǎng)主體在申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)過程中需要更加嚴(yán)格規(guī)范每個(gè)程序，比如注意使用證據(jù)的真實(shí)性，減少商標(biāo)注冊(cè)后被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。
（一）以按需申請(qǐng)為原則申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)
申請(qǐng)遞交前須確認(rèn)所申請(qǐng)注冊(cè)的商品/服務(wù)項(xiàng)目是否已實(shí)際使用或有意向使用，按實(shí)際需求進(jìn)行美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。在什么商品/服務(wù)上使用就申請(qǐng)注冊(cè)什么商品/服務(wù)項(xiàng)目，不盲目增加注冊(cè)項(xiàng)目，申請(qǐng)注冊(cè)的項(xiàng)目越多則意味著申請(qǐng)人提供使用證據(jù)的負(fù)擔(dān)也會(huì)越重，部分申請(qǐng)人為“貪多”而增加一些不相關(guān)的商品/服務(wù)項(xiàng)目的商標(biāo)注冊(cè)的做法，反而會(huì)增加不必要的注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）用真實(shí)的使用證據(jù)申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)
目前，未能如實(shí)提交使用證據(jù)已成為申請(qǐng)人涉嫌美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)材料造假的主要理由之一。USPTO對(duì)商標(biāo)使用證據(jù)的審查越來越嚴(yán)格，過往一些申請(qǐng)人采用PS等方式偽造使用證據(jù)的方式已無法規(guī)避USPTO嚴(yán)格的審查要求，即使商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)，在新政策下后續(xù)也極大可能被撤銷。因此，申請(qǐng)人應(yīng)確保證據(jù)合法合規(guī)，并固定相關(guān)使用證據(jù)，確保之后面對(duì)商標(biāo)撤銷程序時(shí)能及時(shí)提供，而不能基于省錢、求快等目的制造虛假的使用證據(jù)，否則將構(gòu)成虛假申請(qǐng)，增加商標(biāo)的駁回或撤銷風(fēng)險(xiǎn)。
（三）委托合法合規(guī)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行申請(qǐng)
在甄選代理機(jī)構(gòu)時(shí)切忌盲目追求低價(jià)，宣傳低價(jià)注冊(cè)的代理機(jī)構(gòu)不僅難以保障服務(wù)質(zhì)量，更可能因各種不合規(guī)而引起美國(guó)商標(biāo)被駁回或撤銷的風(fēng)險(xiǎn)，如涉及使用虛假簽名、虛假注冊(cè)地址、濫用USPTO賬戶等。因此，申請(qǐng)人應(yīng)委托合法經(jīng)營(yíng)的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行申請(qǐng)遞交，或者直接委托美國(guó)律師進(jìn)行遞交，專業(yè)的代理機(jī)構(gòu)或美國(guó)律師將最大程度地對(duì)申請(qǐng)全流程進(jìn)行把關(guān)，并減少日后面對(duì)商標(biāo)撤銷程序的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
[1]https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-implements-trademark-modernization-act
[2]https://tsdr.uspto.gov/
[3]https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tmlaw.pdf#page=29