關(guān)于美國 337 調(diào)查“霧化煙彈產(chǎn)品及其組件” 普遍排除令和禁止令的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與指引

　　美國時(shí)間 2022 年 2 月 14 日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)（ITC） 發(fā)布公告稱，對(duì)特定霧化煙彈產(chǎn)品及其組件（Vaporizer Cartridges And Components Thereof ， 調(diào)查編碼 ： 337-TA-1211）作出337調(diào)查部分終裁，并確認(rèn)本案存在侵權(quán)，向侵犯涉案美國專利的產(chǎn)品發(fā)布普遍排除令，對(duì) 18 家缺席被告發(fā)布禁止令，本案終止調(diào)查。 

　　本案對(duì)國內(nèi)相關(guān)行業(yè)影響重大，在中美貿(mào)易摩擦日益激烈的背景下，中國（深圳）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心（以下簡稱“保護(hù)中心”）為提升深圳企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對(duì)能力提供一系列公益的海外訴訟應(yīng)對(duì)指導(dǎo)服務(wù)。涉案企業(yè)以及未來可能受排除令影響的企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，慎重應(yīng)對(duì)普遍排除令及禁止令，降低消極影響?，F(xiàn)從案情簡介、普遍排除令和禁止令、應(yīng)對(duì)措施、保護(hù)中心服務(wù)內(nèi)容簡介等四個(gè)方面為企業(yè)提供應(yīng)對(duì)本次禁令的預(yù)警與建議，供企業(yè)參考。

　　一、案情簡介

　　2020 年 7 月 10 日，美國 Juul Labs, Inc. of San Francisco, California 向美國 ITC 提出 337 立案調(diào)查申請(qǐng)， 主張對(duì)美出口、在美進(jìn)口和在美銷售的特定霧化煙彈產(chǎn)品及 其組件（Vaporizer Cartridges And Components）侵犯了其專利權(quán)。被告包含中美四十余家企業(yè)，原告主張被告企業(yè)進(jìn)口到美國的特定霧化煙彈產(chǎn)品侵犯其涉案美國專利 2中國（深圳）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 3 D842,536、D858,870、 D858,869、D858,868(以下簡稱 536 專利、870 專利、869 專利、868 專利)，并請(qǐng)求 ITC 發(fā)布普遍排除令或有限排除令、禁止令。

　　美國時(shí)間 2022 年 2 月 14 日，ITC 就特定特定霧化煙彈 產(chǎn)品及其組件案支持了原告的部分請(qǐng)求并作出 337 部分終裁： 確認(rèn)本案存在侵權(quán)，向侵犯涉案美國專利的產(chǎn)品發(fā)布普遍排 除令，對(duì) 18 家缺席被告發(fā)布禁止令。目前，該調(diào)查正處于為期 60 天的總統(tǒng)復(fù)審程序（Presidential Review），針對(duì) ITC 的終裁結(jié)果由美國總統(tǒng)進(jìn)行審議，若總統(tǒng)未提出異議， 則該 ITC 的裁決為最終裁定。

　　表1為本次被頒發(fā)普遍排除令和禁止令的深圳缺席被告名單

　　二、普遍排除令和禁止令 

　　（一）禁令介紹

　　（二）普遍排除令范圍

　　根據(jù)普遍排除令，在“536 專利”，“870 專利”，“869 專 利”，“868 專利”剩余有效期內(nèi)，侵犯該專利的“特定霧化 煙彈產(chǎn)品及其組件”將不允許以消費(fèi)品為目的、從外國貿(mào)易區(qū)以消費(fèi)品為目的或從倉庫提取以消費(fèi)品為目的進(jìn)入美國。中國（深圳）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心該普遍排除令預(yù)計(jì)經(jīng)美國總統(tǒng)復(fù)核確認(rèn)即正式生效，效力直至專利權(quán)屆滿期限。

　　（三）涉案專利

　　1.涉案專利 US D842,536

　　表 1 深圳缺席被告

　　2.涉案專利 US D858,868

　　表 2 禁令介紹

　　3.涉案專利 US D858,869

　　表 3 涉案專利 US D842,536

　　4.涉案專利 US D858,870

　　表 4 涉案專利 US D858,868

　　（三）禁令的影響

　　普遍排除令下發(fā)后，除了已獲得權(quán)利人許可實(shí)施的主體以外，不論企業(yè)/個(gè)人是否為本調(diào)查的被告，普遍排除令會(huì)將包括中國在內(nèi)的全球電子煙行業(yè)所有企業(yè)/個(gè)人的涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品排除在美國之外，不得以消費(fèi)品為目的進(jìn)入美國市場， 違反排除令進(jìn)口美國的侵權(quán)產(chǎn)品將面臨美國海關(guān)的扣押或沒收。

　　針對(duì)本案缺席被告的禁止令下發(fā)后，其不應(yīng)繼續(xù)從事相關(guān)侵權(quán)行為，包括停止侵權(quán)產(chǎn)品在美國市場上的銷售、許諾 銷售、分銷、庫存、宣傳、廣告、代理等，其余禁止令規(guī)定的義務(wù)，參見禁令原文1。違反禁止令者將面臨罰款。罰款額度按照違反命令的天數(shù)，處以每日 10 萬美元或產(chǎn)品在美國國內(nèi)價(jià)值的 2 倍計(jì)算，擇數(shù)額較高者適用。

　　三、應(yīng)對(duì)措施

　　涉案企業(yè)以及未來可能受排除令影響的企業(yè)，應(yīng)提早規(guī)劃,盡快評(píng)估此次排除令對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)實(shí)影響和潛在影響， 保護(hù)中心提出以下應(yīng)對(duì)建議以供企業(yè)參考：

　　（一）保證金

　　在為期 60 天的總統(tǒng)復(fù)審程序期間，根據(jù)第 337 節(jié)（《美 國法典》第 19 編第 1337 節(jié)（j）條）的規(guī)定，侵權(quán)產(chǎn)品經(jīng)繳納保證金后，仍有權(quán)以消費(fèi)品為的目的進(jìn)入美國、從外國貿(mào)易區(qū)以消費(fèi)品為目的進(jìn)入美國或從倉庫提取以消費(fèi)品為目的進(jìn)入美國。

　　同樣，在總統(tǒng)復(fù)審程序期間期間，只要本案被告向 ITC 繳納保證金，則可以不執(zhí)行禁止令，繼續(xù)在美國銷售侵權(quán)產(chǎn)品。但是，如果總統(tǒng)沒有否決 ITC 的裁決，在 60 天的審查期屆滿后，禁止令將發(fā)生效力。

　　根據(jù)本次禁令，保證金的金額為產(chǎn)品貨值的百分之百 （100%）。如果最終裁定侵權(quán)成立，上述繳納的保證金將歸 原告所有。

　　此外，根據(jù)美國海關(guān)與邊境保護(hù)局制定的程序，根據(jù)普遍排除令規(guī)定進(jìn)行的所有涵蓋產(chǎn)品的進(jìn)口均應(yīng)在進(jìn)口日期之前向美國海關(guān)與邊境保護(hù)局報(bào)告。

　　（二）規(guī)避設(shè)計(jì)

　　規(guī)避設(shè)計(jì)旨在避開權(quán)利人所持專利技術(shù)的保護(hù)范圍而設(shè)計(jì)新的不侵權(quán)產(chǎn)品，ITC 并不限制經(jīng)過合理規(guī)避設(shè)計(jì)后的產(chǎn)品進(jìn)入美國市場。

　　為了保證新產(chǎn)品能夠持續(xù)順利進(jìn)入美國海關(guān)，可能受排除令影響的中國企業(yè)必須以美國海關(guān)法規(guī)第 177 章裁決或 ITC 以建議性裁決（Advisory Opinion）或修改排除令的程序（Modification Proceedings）等方式認(rèn)定新產(chǎn)品不侵權(quán)。 

　　因此，企業(yè)在關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)實(shí)施規(guī)避設(shè)計(jì)能有效緩沖普遍排除令所造成的負(fù)面影響。針對(duì)本案，在 ITC 作出終裁后，如果企業(yè)未能在調(diào)查期間將新產(chǎn)品提交 ITC 審閱，也可以在調(diào)查結(jié)束后啟動(dòng) ITC 咨詢意見程序或?qū)a(chǎn)品提交美國海 關(guān)，讓其對(duì)新產(chǎn)品是否落入排除令范圍發(fā)表意見。

　　 1.ITC 咨詢意見

　　根據(jù)《委員會(huì)規(guī)則》210（a）的規(guī)定，任何人可以請(qǐng)求 ITC 發(fā)起一項(xiàng)咨詢意見程序，對(duì)采用了規(guī)避設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的進(jìn) 口是否違反 ITC 排除令、禁止令或同意令提供指導(dǎo)意見?？紤]請(qǐng)求發(fā)布咨詢意見申請(qǐng)時(shí)，ITC 會(huì)衡量以下因素：發(fā)布咨詢意見是否便利與 337 條款的執(zhí)行；發(fā)布咨詢意見是否符合公共利益；咨詢意見是否有利于消費(fèi)者和美國市場競爭狀況； 以及提出請(qǐng)求者對(duì)意見是否有強(qiáng)烈的商業(yè)需求，并且作出盡可能完整及準(zhǔn)確的請(qǐng)求。

　　2.美國海關(guān) 177 裁決

　　除了咨詢意見程序，企業(yè)還可以請(qǐng)求海關(guān)對(duì)規(guī)避設(shè)計(jì)后的產(chǎn)品是否落入排除令范圍發(fā)表意見，從而保證對(duì)美國市場的出口。在提交申請(qǐng)的同時(shí)，當(dāng)事人還可以要求海關(guān)舉行研 20中國（深圳）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心討會(huì)，討論規(guī)避設(shè)計(jì)后的產(chǎn)品是否受到排除令限制的相關(guān)事項(xiàng)。如海關(guān)裁定新產(chǎn)品未落入排除令范圍，則企業(yè)可以繼續(xù)進(jìn)口規(guī)避設(shè)計(jì)后的產(chǎn)品；如海關(guān)最終作出不利裁定，企業(yè)還可以通過提交抗議書尋求救濟(jì)。

　　美國海關(guān)在執(zhí)行排除令時(shí)，有義務(wù)根據(jù)美國海關(guān)規(guī)章判斷產(chǎn)品是否符合不侵犯美國 337 調(diào)查涉案專利的標(biāo)準(zhǔn)。

　　（三）獲得權(quán)利人許可

　　當(dāng)企業(yè)通過分析發(fā)現(xiàn)存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致被禁令排 除時(shí)，可主動(dòng)與權(quán)利人進(jìn)行溝通談判，達(dá)成協(xié)議，取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)實(shí)施許可，以繼續(xù)將相關(guān)產(chǎn)品出口至美國。

　　（四）上訴

　　任何受到 ITC 終裁不利影響的當(dāng)事人（原告、被告以及 第三人）都可在 ITC 終裁生效之日起 60 日內(nèi)向聯(lián)邦巡回上 訴法院上訴。若企業(yè)對(duì)終裁結(jié)果不服，可以通過上訴維護(hù)自身利益。另外，針對(duì)海關(guān)不利裁定的抗議書被否決，企業(yè)首先可以上訴到美國國際貿(mào)易法院尋求救濟(jì)，如不服美國國際貿(mào)易法院救濟(jì)的還可以進(jìn)一步上訴到聯(lián)邦巡回法院。

　　上訴期間不會(huì)停止 ITC 已生效救濟(jì)措施的執(zhí)行，企業(yè)應(yīng)避免違反規(guī)定而遭受罰款。

　　四、保護(hù)中心服務(wù)內(nèi)容簡介

　　中國（深圳）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心是 2018 年 12 月 26 日 由國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和深圳市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的深圳市首個(gè)國家級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心，中心隸屬于深圳市市場監(jiān)督管理局，是在深圳國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利代辦處基礎(chǔ)上建立的全額撥款公益一類正處級(jí)事業(yè)單位，2020 年獲批設(shè)立國家海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對(duì)指導(dǎo)中心深圳分中心（以下簡稱“深圳分 中心”）。深圳分中心以保護(hù)中心為依托，為公眾提供公益性海外維權(quán)服務(wù)。

　　中心主要圍繞新能源和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)開展專利快速審查 和快速確權(quán)工作，承擔(dān)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)主管部門委托的專利申請(qǐng)受理工作，承擔(dān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)作、業(yè)務(wù)咨詢、監(jiān)測預(yù)警、 維權(quán)指引、快速維權(quán)、海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及糾紛應(yīng)對(duì)指導(dǎo)等公益性服務(wù)。中心致力于構(gòu)建涵蓋專利、商標(biāo)、版權(quán)、集成電路等全門類知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)專業(yè)大廳，打通知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)、管理、服務(wù)全鏈條。具體業(yè)務(wù)查詢?cè)斠娭Ｖ行墓倬W(wǎng)：http://sziprs.org.cn/。

　　若有需求請(qǐng)與我們聯(lián)系：國家海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對(duì)指導(dǎo)中心（深圳分中心）聯(lián)系方式：86968273（林先生、史小姐）。

　　 中國（深圳）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心

2022 年 2 月 16 日