一圖看懂系列：美國(guó)專利申請(qǐng)中分案、續(xù)案和部分續(xù)案

關(guān)于美國(guó)專利申請(qǐng)中分案、續(xù)案和部分續(xù)案分析報(bào)告

　　隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)越來(lái)越受到重視，市場(chǎng)布局中“專利先行”已經(jīng)成為許多企業(yè)的共識(shí)。作為許多“走出去”企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)，美國(guó)是企業(yè)申請(qǐng)海外專利的主要國(guó)家之一，加強(qiáng)對(duì)美國(guó)專利申請(qǐng)制度的了解，有助于我國(guó)企業(yè)更好地規(guī)劃專利申請(qǐng)策略。美國(guó)的專利申請(qǐng)制度與我國(guó)不同，其中較為明顯的區(qū)別在于后續(xù)申請(qǐng)制度。根據(jù)美國(guó)的專利制度，遞交一件專利申請(qǐng)（非臨時(shí)申請(qǐng)）后，可以以其作為母案（Basic Application）遞交后續(xù)申請(qǐng)。常見的后續(xù)申請(qǐng)類型包括分案申請(qǐng)（Divisional Application）、續(xù)案申請(qǐng)（Continuation Application）、部分續(xù)案申請(qǐng)（Continuation-in-part Application）。本文將從適用情況、遞交時(shí)機(jī)、申請(qǐng)日、專利權(quán)保護(hù)期限等角度出發(fā)分別介紹上述三種后續(xù)申請(qǐng)。

　　一、分案申請(qǐng)（Divisional Application）

　　（一）適用情況

　　美國(guó)專利法35 U.S.C.121對(duì)分案申請(qǐng)作了規(guī)定，如果審查員認(rèn)為一個(gè)申請(qǐng)中包含兩個(gè)或更多個(gè)獨(dú)立或有顯著區(qū)別的發(fā)明，審查員可以要求該申請(qǐng)限制到其中一個(gè)發(fā)明，其余發(fā)明主題可作為分案申請(qǐng)遞交。這點(diǎn)跟我國(guó)專利法中對(duì)同一申請(qǐng)中權(quán)利保護(hù)范圍單一性的要求類似。根據(jù)美國(guó)專利審查程序手冊(cè)MPEP 802.01的規(guī)定：獨(dú)立發(fā)明是指要求保護(hù)的兩個(gè)或更多個(gè)發(fā)明之間在設(shè)計(jì)、操作和效果上沒有關(guān)聯(lián)。例如一個(gè)流程和能實(shí)現(xiàn)該流程的設(shè)備之間就屬于兩個(gè)完全獨(dú)立的發(fā)明。而有顯著區(qū)別是指，如果兩個(gè)發(fā)明在設(shè)計(jì)、操作和效果中的至少一者沒有關(guān)聯(lián)，并且至少一個(gè)發(fā)明相對(duì)于其它發(fā)明具備可專利性（新穎性和非顯而易見性），則可以認(rèn)為這兩個(gè)發(fā)明是有顯著區(qū)別的。

　　實(shí)踐中，美國(guó)分案申請(qǐng)通常是審查員對(duì)原申請(qǐng)發(fā)出限制要求（即Restriction Requirement）的結(jié)果。在審查專利申請(qǐng)過(guò)程中，審查員如果認(rèn)為該專利申請(qǐng)權(quán)利要求書含有超過(guò)一項(xiàng)發(fā)明，就會(huì)向申請(qǐng)人發(fā)出限制要求通知書，要求申請(qǐng)人把專利申請(qǐng)權(quán)利要求書限制為僅僅包含一項(xiàng)發(fā)明。對(duì)于從原申請(qǐng)（即母案申請(qǐng)）中刪除或撤回的權(quán)利要求，申請(qǐng)人可以提出分案申請(qǐng)。從審查的角度來(lái)說(shuō)，分案申請(qǐng)已被確定為與母案發(fā)明不同，因而一般情況下可以避免基于母案的重復(fù)授權(quán)駁回（即Double Patenting Rejection），這是續(xù)案和部分續(xù)案申請(qǐng)所沒有的審查優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然如果在分案或者母案審查過(guò)程中，由于對(duì)權(quán)利要求項(xiàng)的修改，導(dǎo)致保護(hù)范圍出現(xiàn)的重合，也有可能收到重復(fù)授權(quán)駁回。

　　圖1 分案申請(qǐng)示例

　　（二）遞交時(shí)機(jī)

　　如前文所述，分案申請(qǐng)通常是審查員對(duì)原申請(qǐng)發(fā)出限制要求的結(jié)果，其遞交時(shí)間是在母案提出之后、母案被授權(quán)/被放棄/申請(qǐng)程序結(jié)束之前。

　?。ㄈ┱f(shuō)明書和權(quán)利要求書

　　分案申請(qǐng)內(nèi)容不能超出母案的公開范圍，實(shí)務(wù)中，分案申請(qǐng)的說(shuō)明書基本不會(huì)改寫，通常都是提交原說(shuō)明書或者在刪掉一些不相關(guān)的段落后再提交。分案申請(qǐng)的權(quán)利要求內(nèi)容是從母案中分割出來(lái)的發(fā)明點(diǎn)，通常是原權(quán)利要求書中記載的權(quán)利要求項(xiàng)或者是根據(jù)說(shuō)明書記載的內(nèi)容新增的權(quán)利要求項(xiàng)。

　　（四）申請(qǐng)日和專利保護(hù)期限

　　分案申請(qǐng)享有母案與相同的申請(qǐng)日，其專利保護(hù)期限起算日也與母案一致。在個(gè)別的情況下，比如分案享受專利期續(xù)展（Patent Term Extension）的時(shí)候，分案的保護(hù)期有可能會(huì)超過(guò)母案的保護(hù)期。

　?。ㄎ澹┌l(fā)明人

　　通常情況下，分案申請(qǐng)初始的發(fā)明人也與母案中發(fā)明人一致或者為母案中發(fā)明人的一部分。

　　二、續(xù)案申請(qǐng)（Continuation Application）

　?。ㄒ唬┻m用情況

　　根據(jù)美國(guó)專利審查程序手冊(cè)M.P.E.P.201.07的解釋，續(xù)案申請(qǐng)是基于未決的母案申請(qǐng)中公開的一項(xiàng)或多項(xiàng)發(fā)明的申請(qǐng)，續(xù)案申請(qǐng)不能增加未在母案申請(qǐng)中公開的主題內(nèi)容。也即是說(shuō)，續(xù)案申請(qǐng)通常是指基于已經(jīng)遞交了母案遞交的延續(xù)性申請(qǐng)，申請(qǐng)人不強(qiáng)調(diào)續(xù)案與母案的權(quán)利要求對(duì)應(yīng)的發(fā)明不同，這與前述分案申請(qǐng)存在本質(zhì)區(qū)別。

　　在實(shí)務(wù)中，申請(qǐng)人對(duì)續(xù)案申請(qǐng)的運(yùn)用更為靈活，例如申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)母案申請(qǐng)的權(quán)利要求保護(hù)范圍過(guò)小、未能覆蓋新產(chǎn)品或者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品，可以基于母案說(shuō)明書公開的范圍修改權(quán)利要求，通過(guò)續(xù)案申請(qǐng)獲得更大的保護(hù)范圍，從而保持優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。

　　圖2 續(xù)案申請(qǐng)示例

　　（二）遞交時(shí)機(jī)

　　續(xù)案申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)機(jī)也需要在母案處于未決狀態(tài)時(shí)，即母案提出之后、被授權(quán)/被放棄/申請(qǐng)程序結(jié)束之前。此外，在續(xù)案申請(qǐng)和其它后續(xù)申請(qǐng)中，申請(qǐng)人可以基于第一份原始申請(qǐng)?zhí)岢龊罄m(xù)申請(qǐng)，也可以針對(duì)原始申請(qǐng)的后續(xù)申請(qǐng)?zhí)岢鲞M(jìn)一步的后續(xù)申請(qǐng)，在基于同一份原始申請(qǐng)派生出的所有申請(qǐng)中只要有一份尚處于未決期間，申請(qǐng)人均可以繼續(xù)遞交后續(xù)申請(qǐng)。

　　（三）說(shuō)明書和權(quán)利要求書

　　續(xù)案申請(qǐng)內(nèi)容同樣不能超過(guò)母案公開范圍，實(shí)踐中，續(xù)案申請(qǐng)的說(shuō)明書基本不做改寫，通常是在母案沒有寫好的情形下，才可能在不超出母案披露范圍的前提下改寫說(shuō)明書。續(xù)案申請(qǐng)的權(quán)利要求可以與母案重疊，也可以是未曾出現(xiàn)在母案的權(quán)利要求書中而僅在說(shuō)明書中披露的技術(shù)方案。

　?。ㄋ模┥暾?qǐng)日和專利保護(hù)期限

　　與分案申請(qǐng)相同，續(xù)案申請(qǐng)的申請(qǐng)日與母案一致，專利保護(hù)期限的起算日也與母案一致。

　?。ㄎ澹┌l(fā)明人

　　續(xù)案申請(qǐng)的發(fā)明人需與母案中發(fā)明人一致，或者為母案中發(fā)明人的一部分。

　　二、部分續(xù)案申請(qǐng)（Continuation-in-part Application）

　?。ㄒ唬┻m用情況

　　根據(jù)美國(guó)專利審查程序手冊(cè)MPEP 201.08的規(guī)定，部分續(xù)案申請(qǐng)是在母案申請(qǐng)的生命周期內(nèi)提交的、重復(fù)母案申請(qǐng)的部分或全部實(shí)質(zhì)內(nèi)容、并且增加了在母案申請(qǐng)中未公開的內(nèi)容的申請(qǐng)。也即部分續(xù)案申請(qǐng)?jiān)试S申請(qǐng)人在母案申請(qǐng)的基礎(chǔ)上，增加母案申請(qǐng)未公開過(guò)的、新的主題內(nèi)容，這一點(diǎn)與分案申請(qǐng)、續(xù)案申請(qǐng)存在明顯區(qū)別。

　　相較之下，部分續(xù)案申請(qǐng)具有更大的不確定性，例如申請(qǐng)人可以隨著產(chǎn)品迭代和技術(shù)更新，將新的發(fā)明主題通過(guò)部分續(xù)案申請(qǐng)?zhí)峤?，這種不確定性無(wú)疑給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成更大的威懾作用。但需要注意的是，部分續(xù)案申請(qǐng)的新增發(fā)明主題無(wú)法享有母案相同的申請(qǐng)日。并且由于部分續(xù)案申請(qǐng)中涵蓋新增發(fā)明內(nèi)容的權(quán)利要求項(xiàng)的審查基準(zhǔn)日是以新申請(qǐng)日為準(zhǔn)，因而部分續(xù)案申請(qǐng)最好在母案公開前提出，如果是在母案公開后才申請(qǐng)的，母案或其同族可能成為現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，被用以駁回部分續(xù)案中新權(quán)利要求的可專利性。

圖3 部分續(xù)案申請(qǐng)示例

　　（二）遞交時(shí)機(jī)

　　如前文所述，根據(jù)MPEP 201.08的規(guī)定，部分繼續(xù)申請(qǐng)可在母案申請(qǐng)授權(quán)、放棄或者申請(qǐng)程序終結(jié)之前提交的。

　?。ㄈ┱f(shuō)明書和權(quán)利要求書

　　部分續(xù)案申請(qǐng)包含新增內(nèi)容，這也是其最明顯的特點(diǎn),因此部分續(xù)案申請(qǐng)說(shuō)明書記載內(nèi)容可以超過(guò)母案公開范圍。相應(yīng)地，部分續(xù)案申請(qǐng)的權(quán)利要求可以增加母案中未披露的新發(fā)明點(diǎn)。

　?。ㄋ模┥暾?qǐng)日和專利保護(hù)期限

　　與分案申請(qǐng)和續(xù)案申請(qǐng)存在顯著區(qū)別，部分續(xù)案申請(qǐng)并不必然享有母案的申請(qǐng)日，其中與母案相同的內(nèi)容可以享有母案的申請(qǐng)日，而新增內(nèi)容則采用新的申請(qǐng)日。根據(jù)MPEP 201.08中規(guī)定，部分續(xù)案申請(qǐng)要享有母案優(yōu)先權(quán)，需要滿足一定條件：1）母案與部分續(xù)案申請(qǐng)的發(fā)明人相同，或者至少有一個(gè)共同發(fā)明人；2） 部分續(xù)案申請(qǐng)?jiān)谀赴甘跈?quán)、放棄或者申請(qǐng)程序終結(jié)之前遞交；3）部分續(xù)案申請(qǐng)包含或者被修改后包含對(duì)母案的特定引用。值得注意的是，盡管新增內(nèi)容不享有母案優(yōu)先權(quán)，部分續(xù)案申請(qǐng)的專利有效期是從母案申請(qǐng)日起算的，也即實(shí)際上部分續(xù)案申請(qǐng)的專利保護(hù)期限是“縮短”的。

　?。ㄎ澹┌l(fā)明人

　　與分案申請(qǐng)和續(xù)案申請(qǐng)不同，部分續(xù)案申請(qǐng)的發(fā)明人可以是母案申請(qǐng)中發(fā)明人的一部分或全部，也可以進(jìn)一步包含新的發(fā)明人。

　　綜上所述，三種美國(guó)后續(xù)申請(qǐng)各具特點(diǎn)（詳見表1），在實(shí)務(wù)工作中，申請(qǐng)人可以參考市場(chǎng)布局策略、技術(shù)研發(fā)進(jìn)展、母案申請(qǐng)情況等因素，選擇適當(dāng)?shù)暮罄m(xù)申請(qǐng)方式，以實(shí)現(xiàn)最佳的專利保護(hù)效果。

　　表1 三種后續(xù)申請(qǐng)的比較