隨著中國研發(fā)實力的增加，國際化趨勢日漸增長，中國企業(yè)在海外專利申請數(shù)量也逐年攀升。根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)五局（IP5）發(fā)布的最新統(tǒng)計報告，中國申請人2021年向美國遞交專利申請42266件，占當(dāng)年美國專利總申請量的8%。美國專利商標(biāo)局2021年授權(quán)專利中，有23745件來自中國，占當(dāng)年美國專利總授權(quán)量的7%。對出海企業(yè)而言，熟悉美國專利申請的流程是企業(yè)出海必不可少的環(huán)節(jié)，特別是了解美國專利申請中常見的審查意見（Office Action）不僅有利于提高專利授權(quán)的效率,進一步保護創(chuàng)新研發(fā)成果，還能夠為企業(yè)出海保駕護航。本報告將主要從美國發(fā)明專利申請過程中常見的審查意見種類、特征以及與中美兩國審查意見的區(qū)別對比三個方面進行分析，供相關(guān)部門及企業(yè)參考。
一、常見的審查意見
(一）限制要求（Requirement for Restriction）
美國發(fā)明專利（Utility Patent）申請的審查過程中，若審查員認為一件申請存在兩項或以上獨立且不同（Independent and Distinct）的發(fā)明，或者一個總括性（generic）權(quán)利要求包含多個不同且具有可專利性的子類（species）時，通常會下發(fā)限制要求的審查意見。限制要求主要分為兩類：發(fā)明限制（Invention Restriction）和子類選擇（Species Election），分別要求申請人對發(fā)明以及子類權(quán)利要求做出選擇，避免申請人的一份申請中包含多項發(fā)明。
具體而言，美國法典第35卷（以下簡稱“35 USC”）121中對一件專利申請不滿足單一性規(guī)定而需要由專利商標(biāo)局長官強制分案做出了法律規(guī)定。此外，美國聯(lián)邦法規(guī)第37卷（以下簡稱“37 CFR”）1.142 （a）中對發(fā)明限制做出規(guī)定：如果在一項申請中要求保護兩項或多項獨立且不同的發(fā)明，審查員將要求申請人在對該審查意見的答復(fù)中選擇一項作為后續(xù)審查的對象。在37 CFR 1.146中也給出了關(guān)于子類選擇的要求：當(dāng)一件申請包含一個總括性權(quán)利要求，且該總括性權(quán)利要求包含多個不同的并具有可專利性的子類，審查員通常會要求申請人在該審查意見答復(fù)中選擇其中的一組子類以作為其審查過程中的檢索目標(biāo)。
這種要求通常在向申請發(fā)出實質(zhì)審查意見之前提出；然而，它也可以在最終審查意見之前的任何時間進行。申請人收到限制要求后，不論是否進行爭辯（with or without traverse），均需要根據(jù)該限制要求的具體內(nèi)容做出選擇。對于未被選擇且沒有爭辯或未爭辯成功的發(fā)明或者子類，可以通過遞交分案申請（divisional application）或延續(xù)案申請（continuation application）進行保護。
通常，限制要求的答復(fù)期限為發(fā)文日（mailing date）起2個月；在繳納相應(yīng)延期費的情況下，該期限最多可延長4個月，即至發(fā)文日起6個月內(nèi)均可提交對限制要求審查意見的答復(fù)，但需以月為單位進行延期。以上期限也會在限制要求的通知書中做出提示。
（二）非最終審查意見（Non-Final Office Action）
實質(zhì)性審查階段通常會先收到非最終審查意見。非最終審查意見通常是第一個審查意見或是請求繼續(xù)審查（Request for Continue Examination, RCE）后的第一個審查意見，表示審查員首次提出該專利申請至少存在一個影響授權(quán)的新問題。37 CFR 1.111（a）對于答復(fù)非最終審查意見做了說明，即無論申請人對申請文件作出修改與否，均需提交答復(fù)并要求復(fù)議或進一步審查。
非最終審查意見的答復(fù)期限是發(fā)文日起3個月。同樣地，在繳納相應(yīng)延期費的情況下，可以再延期3個月，最終的答復(fù)期限至多為6個月。
（三）最終審查意見（Final Office Action）
當(dāng)申請人答復(fù)非最終審查意見時沒有完全解決或克服所有的問題而導(dǎo)致該專利申請無法授權(quán)的情況下，審查員會下發(fā)最終審查意見，同時最終審查意見會告知申請人相應(yīng)的救濟措施，例如：提交答復(fù)（可以對申請文件做出一定程度的修改，但不如答復(fù)非最終審查意見時的修改那么靈活）、參加駁回后重審試點（After Final Consideration Pilot，AFCP）、繼續(xù)審查請求（RCE）、或者提出上訴（Appeal）。對于最終審查意見的救濟措施相對靈活多樣，具體內(nèi)容可參見中國（深圳）知識產(chǎn)權(quán)保護中心發(fā)布的《關(guān)于美國專利申請上訴程序概述》。與中國不同的是，申請人若不同意審查員的最終審查意見，仍然可以直接對最終審查意見提交答辯意見；或者當(dāng)最終審查意見包括有授權(quán)前景的權(quán)利要求時，也可以按照審查員的意見修改以使得修改后的專利申請?zhí)幱诳墒跈?quán)的狀態(tài)。
最終審查意見的答復(fù)期限與延期規(guī)則與非最終審查意見相同，此處不再贅述。
（四）咨詢意見書（Advisory Action）
當(dāng)申請人對最終審查意見提交了答復(fù)且未同時提交RCE時，若審查員仍然不接受申請人的答辯意見致使該申請不能被授權(quán)，則審查員通常會在收到答復(fù)起1個月左右發(fā)出咨詢意見書，告知申請人不能授權(quán)的原因，申請人還可以對該咨詢意見書再進行答復(fù)，但此時需要提交繼續(xù)審查請求（RCE）或者提出上訴（Appeal）。
咨詢意見書的答復(fù)期限仍然需要依照最終審查意見的答復(fù)期限進行，即咨詢意見書仍然是最終審查意見環(huán)節(jié)中的一部分，因此申請人繳納相應(yīng)延期費用的情況下，答復(fù)咨詢意見書的期限為最終審查意見發(fā)文日起的6個月。但此處延期計算方式包括兩種不同的情形。第一種為當(dāng)咨詢意見書的發(fā)出時間仍在最終審查意見的答復(fù)期限（3個月）內(nèi)，則延期從最終審查意見的答復(fù)期限屆滿后起算，即非最終審查意見的發(fā)文日起3個月后算起。第二種為當(dāng)咨詢意見書的發(fā)出時間超出最終審查意見的答復(fù)期限（3個月），則延期的起止時間為從發(fā)出該咨詢意見書開始至提交咨詢意見書的答復(fù)為止。延期的費用同樣需要以月為單位繳納。
二、中美兩國審查意見的區(qū)別
為了幫助中國申請人更深層次的了解中美兩國專利審查制度中常見審查意見的差異，助力企業(yè)適當(dāng)、合理地利用不同規(guī)則進行專利布局，表1針對中美兩國的專利申請中常見的幾種審查意見的主要區(qū)別進行了對比。
表1 中美兩國審查意見的區(qū)別