關(guān)于海外商標(biāo)糾紛案件高頻原告及高頻代理律所風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

各相關(guān)企業(yè)：

近年來(lái)，隨著全球跨境電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展，海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛也日漸增多。近日，中國(guó)（深圳）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“知保中心”）實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)到一起美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院商標(biāo)糾紛案件，為BBC Studios Distribution Ltd（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“BBC Studios”）提起的訴訟，原告代理律所為Greer, Burns & Crain, Ltd.。知保中心通過(guò)分析研判，發(fā)現(xiàn)該原告及該代理律所在近年來(lái)針對(duì)跨境電商企業(yè)發(fā)起的商標(biāo)訴訟較為頻繁，其中被告涉及多家深圳企業(yè)。

為了幫助深圳跨境電商企業(yè)提前做好糾紛風(fēng)險(xiǎn)防控，知保中心根據(jù)海外公開(kāi)判決文書(shū)及其他官方信息，對(duì)該原告及該高頻代理律所進(jìn)行分析，并提出防范跨境電商知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的建議，為“出?！逼髽I(yè)提供指引。

一、高頻原告信息

（一）原告及涉案商標(biāo)信息

BBC Studios是英國(guó)廣播公司BBC集團(tuán)旗下的商業(yè)子公司，主要從事電視節(jié)目制作業(yè)務(wù)，致力于娛樂(lè)內(nèi)容的開(kāi)發(fā)、收購(gòu)、制作、融資、發(fā)行和銷(xiāo)售?！禕luey(布魯伊)》是由Ludo Studio Pty Ltd創(chuàng)作，并由Australian Broadcasting Corporation和BBC Studios聯(lián)合推出的一部適合學(xué)齡前孩子觀看的動(dòng)畫(huà)片，在全球范圍廣受歡迎。

BBC Studios于2022年5月26日提起了美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院商標(biāo)訴訟（案號(hào)：1:22-cv-02784），涉案商標(biāo)BLUEY為L(zhǎng)udo Studio Pty Ltd在美國(guó)的注冊(cè)商標(biāo)，并授予了BBC Studios獨(dú)家使用許可。值得注意的是，在BBC Studios于2021年提起的美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院商標(biāo)訴訟中，涉案商標(biāo)也均為BLUEY。以下為BLUEY商標(biāo)的基本信息：

（二）原告商標(biāo)案件訴訟趨勢(shì)

近兩年，BBC Studios在美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院持續(xù)發(fā)起針對(duì)跨境電商的商標(biāo)訴訟案件共8起，受理法院均為伊利諾伊州北區(qū)地區(qū)法院。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Lexmachina）

在BBS Studios發(fā)起的8起美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院商標(biāo)訴訟案件中，被告包含深圳企業(yè)的案件共5起，涉案深圳企業(yè)12家。

具體案件信息如下：

　　綜上，BBS Studios在近兩年來(lái)提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟呈高頻態(tài)勢(shì)，主要針對(duì)其獲得獨(dú)家使用許可的BLUEY商標(biāo)進(jìn)行起訴，受理法院均為伊利諾伊州北區(qū)地方法院，已結(jié)案的案件判決結(jié)果多為原告勝訴（缺席判決），且部分案件判賠額高達(dá)50萬(wàn)美元。

二、高頻代理律所信息

（一）律所簡(jiǎn)介

Greer, Burns & Crain, Ltd.是一家位于美國(guó)芝加哥的律師事務(wù)所，其主要業(yè)務(wù)之一是處理有關(guān)國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律訴訟業(yè)務(wù)。近年來(lái)，Greer, Burns & Crain, Ltd.大規(guī)模代理對(duì)亞馬遜、速賣(mài)通、eBay、Wish等跨境電商平臺(tái)上疑似侵權(quán)的賣(mài)家批量發(fā)起的訴訟案件，并采用多種方式固定相關(guān)證據(jù)，因此各跨境電商在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中需進(jìn)一步提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，嚴(yán)格防范相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）主要代理知識(shí)產(chǎn)權(quán)類(lèi)型及近年代理趨勢(shì)

Greer, Burns & Crain, Ltd.處理主要案件類(lèi)型為商標(biāo)訴訟，且近年來(lái)代理的商標(biāo)案件量呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。在《世界商標(biāo)評(píng)論》對(duì)2021年美國(guó)商標(biāo)訴訟活動(dòng)的評(píng)價(jià)中，Greer, Burns & Crain, Ltd.被評(píng)選為最活躍的商標(biāo)訴訟公司，其2021年提交的商標(biāo)案件超過(guò)270件，其中強(qiáng)制執(zhí)行了39,500多家售賣(mài)侵權(quán)產(chǎn)品的跨境電商¹。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Lexmachina）

自2021年1月1日至2022年6月30日，知保中心在監(jiān)測(cè)的305起涉及深圳跨境電商的商標(biāo)訴訟案件中，有85起案件的原告由Greer, Burns & Crain, Ltd.代理，占比高達(dá)28%。

（三）主要代理客戶

Greer, Burns & Crain, Ltd.主要代理的商標(biāo)糾紛案件原告包括General Motors LLC、EnchantedMob, Inc.、Oakley, Inc.、Christian Dior Couture, S.A.、Nike, Inc.等品牌，具體如下：

（四）主要法院及結(jié)案類(lèi)型

Greer, Burns & Crain, Ltd.代理的商標(biāo)案件管轄法院主要集中在伊利諾伊州北區(qū)聯(lián)邦地方法院，且99%均為代理原告起訴。其中，原告勝訴案件占79%（大部分為被告缺席判決），被告勝訴案件占0%，和解案件占14%，尚未結(jié)案案件占7%。

（五）相關(guān)訴訟特征

經(jīng)分析研判，Greer, Burns & Crain, Ltd.代理的商標(biāo)案件具有如下訴訟特征：

1.批量起訴，被告眾多且多為跨境電商

在Greer, Burns & Crain, Ltd.代理的商標(biāo)案件中，大部分案件的被訴企業(yè)高達(dá)上百家，涉案企業(yè)眾多，呈現(xiàn)批量起訴的特點(diǎn)，且大部分被告均為以批發(fā)和零售業(yè)為主的中小型跨境電商。

2.進(jìn)展迅速，短時(shí)間內(nèi)下達(dá)禁令措施

Greer, Burns & Crain, Ltd.在地方法院發(fā)起訴訟的同時(shí)，通常會(huì)申請(qǐng)密封案卷并采取申請(qǐng)臨時(shí)限制令等一系列動(dòng)議，多數(shù)被訴跨境電商在毫不知情的狀態(tài)下被采取相關(guān)禁令，導(dǎo)致資金賬戶凍結(jié)、產(chǎn)品鏈接下架，甚至被封店的嚴(yán)重后果。

3.應(yīng)訴困難，判決結(jié)果多為缺席判決

由于涉訴跨境電商普遍規(guī)模小，應(yīng)訴壓力大，目前深圳跨境電商勝訴案件較少，有較大比例是因消極應(yīng)對(duì)而導(dǎo)致缺席判決敗訴結(jié)案?；诮鼉赡杲Y(jié)案案件的公開(kāi)判決文書(shū)，被判缺席判決的跨境電商判賠金額主要在50，000-250，000美元不等。對(duì)于部分和解結(jié)案的跨境電商，由于和解協(xié)議為保密協(xié)議，無(wú)法從公開(kāi)途徑查獲其具體和解金額，但基于每個(gè)跨境電商的凍結(jié)金額、糾紛情節(jié)、原告品牌商都不同，故和解金額也相應(yīng)地有所差異。

三、關(guān)于海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)提示

通過(guò)以上分析，本案原告BBC Studios及其代理律所Greer, Burns & Crain, Ltd.在近幾年已持續(xù)發(fā)起多個(gè)訴訟，可以預(yù)估其仍會(huì)持續(xù)高發(fā)地針對(duì)跨境電商提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，因此知保中心對(duì)“出?！逼髽I(yè)提供以下指引建議，以避免相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛：

一是與供貨商確認(rèn)產(chǎn)品合法來(lái)源。部分電商企業(yè)銷(xiāo)售的產(chǎn)品往往是通過(guò)向供貨商采購(gòu)的方式獲得，或者根據(jù)買(mǎi)家提供的圖紙進(jìn)行制作。企業(yè)應(yīng)與供貨商或者定制人確認(rèn)產(chǎn)品合法來(lái)源，并要求對(duì)方出具書(shū)面承諾，保證其所提供或要求制造的產(chǎn)品不侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

二是全面檢索分析商標(biāo)品牌信息。企業(yè)在上架“爆款”、“熱賣(mài)款”產(chǎn)品前，應(yīng)先通過(guò)目的地的商標(biāo)局官網(wǎng)或其他特定商標(biāo)檢索網(wǎng)站搜索查詢產(chǎn)品的品牌信息（例如在銷(xiāo)往美國(guó)之前，可通過(guò)USPTO官網(wǎng)查詢商標(biāo)信息），或委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的海外商標(biāo)品牌實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。通過(guò)分析查詢和監(jiān)控結(jié)果后，初步判斷是否具有侵權(quán)可能性，以做好商標(biāo)品牌的風(fēng)險(xiǎn)排查工作。

三是提前布局海外商標(biāo)。從企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看，除了確保合法使用他人商標(biāo)外，企業(yè)應(yīng)提前做好海外商標(biāo)布局，積極在核心和潛在市場(chǎng)以及產(chǎn)品實(shí)際銷(xiāo)售地區(qū)等重點(diǎn)國(guó)家和地區(qū)，針對(duì)重點(diǎn)使用的商品和服務(wù)類(lèi)別完成商標(biāo)注冊(cè)布局工作，及時(shí)獲取商標(biāo)的專(zhuān)有權(quán)。

四是面對(duì)訴訟時(shí)積極應(yīng)對(duì)，適時(shí)止損。在收到相關(guān)案件傳票或起訴狀等文件后，企業(yè)應(yīng)積極配合并在法定期限內(nèi)作出相應(yīng)的法律行為，不可在明知程序需要配合進(jìn)行的情況下仍消極應(yīng)對(duì)，否則不僅不能減輕企業(yè)的程序負(fù)擔(dān)，而且可能加重被告企業(yè)將來(lái)承擔(dān)的損害賠償責(zé)任，例如因被缺席判決而導(dǎo)致需要承擔(dān)較高的判賠額，甚至面臨關(guān)聯(lián)店鋪賬號(hào)被凍結(jié)、或甚至在美的其他資產(chǎn)也被強(qiáng)制執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)。故建議企業(yè)面對(duì)訴訟時(shí)應(yīng)結(jié)合具體案件及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，積極選擇有利的糾紛解決方式。

中國(guó)（深圳）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心

2022年7月13日