關(guān)于海外專利糾紛案件高頻原告的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

各相關(guān)企業(yè)：

　　近日，深圳知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心（以下簡(jiǎn)稱“知保中心”）監(jiān)測(cè)到一起涉深圳企業(yè)的美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院專利侵權(quán)訴訟案件(案件號(hào)：6:22-cv-01079），為Cedar Lane Technologies Inc.（以下簡(jiǎn)稱“Cedar Lane”）提起的訴訟，受理法院為德克薩斯西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院。原告代理律所為Rabicoff Law LLC，涉案專利3項(xiàng)，包括：專利號(hào)為6,473,527的用于連接模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換裝置和JPEG壓縮裝置的模塊和方法（已失效），專利號(hào)為8,537,242的用于成像陣列的主機(jī)接口，以及專利號(hào)為6,972,790的用于成像陣列的主機(jī)接口。

　　知保中心通過(guò)分析研判，發(fā)現(xiàn)該原告及該代理律所在近年針對(duì)深圳企業(yè)發(fā)起的專利訴訟較為頻繁，現(xiàn)將高頻原告及高頻代理律所信息、原告知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息以及海外專利訴訟風(fēng)險(xiǎn)防范建議三個(gè)方面總結(jié)如下，供相關(guān)企業(yè)參考：  

　　一、原告及其代理律所信息

　　（一）原告信息

　　Cedar Lane2019年注冊(cè)于加拿大，是一家典型的NPE（非專利實(shí)施主體，Non-Practicing Entity），其創(chuàng)始人Greg Benoit是一名具有豐富NPE訴訟經(jīng)驗(yàn)的律師，該公司已在美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院發(fā)起325起專利訴訟，其中包括10家深圳企業(yè)。涉訴被告包括華為、聯(lián)發(fā)科、蘋(píng)果及TCL等多家企業(yè)。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示：Cedar Lane在 2021年成為全美主動(dòng)提起專利訴訟最多的原告。此次監(jiān)測(cè)到的專利訴訟案件為Cedar Lane今年首次在美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院向深圳主體發(fā)起知識(shí)產(chǎn)權(quán)挑戰(zhàn)。

　　（二）原告訴訟趨勢(shì)

　　^*以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于Lex Machina

　　從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以看出，Cedar Lane自2020年起至今針對(duì)涉深主體共發(fā)起了10起專利侵權(quán)訴訟，有8起集中在2021年，受理法院主要為德克薩斯西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院，主審法官為Alan D Albright。目前已結(jié)案9起，均為和解結(jié)案，結(jié)案周期中位數(shù)77天。

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　　Cedar Lane主要委托的律所為Rabicoff Law LLC，該律師處理案件主要集中于德克薩斯西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院，與此次監(jiān)測(cè)到的案件的受理法院吻合。Rabicoff Law LLC律所代理Cedar Lane的專利侵權(quán)訴訟案件共58件。

　　二、原告知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息

　　原告在美國(guó)共有193項(xiàng)專利，191項(xiàng)為受讓取得，其中22項(xiàng)目前為有效狀態(tài)。此次發(fā)起訴訟的知識(shí)產(chǎn)權(quán)為原告3項(xiàng)專利，其中US6,473,527已失效。美國(guó)專利法沒(méi)有規(guī)定訴訟時(shí)效，但35 U.S.C. § 286卻限定了只能對(duì)自起訴日起至多6年前的侵權(quán)行為追償，因此Cedar Lane在滿足相關(guān)條件下，仍可以就已失效的專利權(quán)發(fā)起侵權(quán)訴訟。此次涉案專利具體信息如下：

　　（一）專利一US6,473,527

　　1、涉案專利信息

　　2、專利摘要譯文及附圖（譯文供參考）

　　摘要譯文：公開(kāi)了一種接口模塊和方法，用于接收模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器的數(shù)字圖像數(shù)據(jù)輸出，并在確定圖像數(shù)據(jù)被壓縮時(shí)將數(shù)字圖像數(shù)據(jù)輸出傳送到JPEG壓縮裝置。該接口模塊包括一個(gè)讀取控制裝置，一個(gè)輸出控制裝置和一個(gè)存儲(chǔ)裝置。讀取控制裝置從模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)輸出中讀取預(yù)定數(shù)量的圖像線，并將這些圖像數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在一個(gè)存儲(chǔ)裝置中。該存儲(chǔ)裝置可以保存與JPEG壓縮設(shè)備中內(nèi)置的存儲(chǔ)設(shè)備相同數(shù)量的圖像線。在讀取預(yù)定數(shù)量的圖像線后，讀取控制裝置將產(chǎn)生一個(gè)控制信號(hào)給輸出控制裝置，用于從存儲(chǔ)裝置中依次讀取圖像塊并將每個(gè)圖像塊發(fā)送到JPEG壓縮設(shè)備。由于圖像塊的大小與JPEG壓縮裝置所需的壓縮單元相同，因此，圖像塊可以直接傳送到JPEG壓縮裝置進(jìn)行數(shù)據(jù)壓縮，而不必訪問(wèn)一個(gè)額外的存儲(chǔ)設(shè)備。

　　（二）專利二US8,537,242

　　1、涉案專利信息

　　2、專利摘要譯文及附圖（譯文供參考）

　　摘要譯文：描述了一種用于從具有成像陣列和時(shí)鐘發(fā)生器的圖像傳感器接收數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)教幚砥飨到y(tǒng)的接口。該接口包括一個(gè)存儲(chǔ)器，用于存儲(chǔ)成像陣列數(shù)據(jù)和時(shí)鐘信號(hào)，其速率由時(shí)鐘信號(hào)決定。根據(jù)存儲(chǔ)器中的數(shù)據(jù)量，一個(gè)信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生一個(gè)信號(hào)傳輸給處理器系統(tǒng)，一個(gè)電路控制以處理器系統(tǒng)確定的速率從存儲(chǔ)器傳輸數(shù)據(jù)。存儲(chǔ)器可以是先入先出（FIFO）緩沖器或可尋址存儲(chǔ)器。該接口最好與圖像傳感器集成在同一管芯上。信號(hào)發(fā)生器可以產(chǎn)生一個(gè)中斷信號(hào)以傳送給處理器系統(tǒng)，或者產(chǎn)生一個(gè)總線請(qǐng)求信號(hào)以傳送給處理器系統(tǒng)的總線仲裁單元。

　　（三）專利三US6,972,790

　　1、涉案專利信息

　　2、專利摘要譯文及附圖（譯文供參考）

　　摘要譯文：描述了一種用于從具有成像陣列和時(shí)鐘發(fā)生器的圖像傳感器接收數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)教幚砥飨到y(tǒng)的接口。該接口包括一個(gè)存儲(chǔ)器，用于存儲(chǔ)成像陣列數(shù)據(jù)和時(shí)鐘信號(hào)，其速率由時(shí)鐘信號(hào)決定。根據(jù)存儲(chǔ)器中的數(shù)據(jù)量，一個(gè)信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生一個(gè)信號(hào)傳輸給處理器系統(tǒng)，一個(gè)電路控制以處理器系統(tǒng)確定的速率從存儲(chǔ)器傳輸數(shù)據(jù)。存儲(chǔ)器可以是先入先出（FIFO）緩沖器或可尋址存儲(chǔ)器。該接口最好與圖像傳感器集成在同一管芯上。信號(hào)發(fā)生器可以產(chǎn)生一個(gè)中斷信號(hào)以傳送給處理器系統(tǒng)，或者產(chǎn)生一個(gè)總線請(qǐng)求信號(hào)以傳送給處理器系統(tǒng)的總線仲裁單元。

　　三、關(guān)于防范海外專利訴訟風(fēng)險(xiǎn)的建議

　　從上述高頻原告提起專利訴訟的趨勢(shì)可見(jiàn)，該原告提起專利訴訟仍會(huì)持續(xù)，未來(lái)可能會(huì)有更多企業(yè)被卷入專利糾紛當(dāng)中，建議相關(guān)企業(yè)可以從如下三點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)備：

　　（一）事前加強(qiáng)布局，建立風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制

　　提升企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)能力，加強(qiáng)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，通過(guò)建立專利組合形成防御性技術(shù)壁壘，提高在糾紛中和解或交叉許可的談判力和議價(jià)力；同時(shí)在出海前也需做好專利風(fēng)險(xiǎn)排查工作，提前對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行檢索和分析，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)專利進(jìn)行技術(shù)規(guī)避或許可交易談判，降低訴訟風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）事中綜合評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，制定合理應(yīng)訴策略

　　在面對(duì)海外糾紛時(shí)，企業(yè)需積極應(yīng)對(duì)，避免因成為缺席被告而失去與原告的抗衡機(jī)會(huì)；從組建應(yīng)訴團(tuán)隊(duì)、制定訴訟策略以及做好侵權(quán)對(duì)比分析等多方面對(duì)案件進(jìn)行準(zhǔn)備及綜合評(píng)估，根據(jù)糾紛因地制宜地調(diào)整訴訟策略；從程序法和實(shí)體法上積極爭(zhēng)取法院的救濟(jì)，為己方爭(zhēng)取最大的和解談判籌碼。

　　其次，此類高頻原告通常會(huì)以相同的專利或?qū)＠M合對(duì)多家企業(yè)發(fā)起訴訟，企業(yè)之間可以“抱團(tuán)取暖”，形成應(yīng)訴聯(lián)盟，分工協(xié)作，費(fèi)用共擔(dān)，共同對(duì)涉案專利提起無(wú)效等反制措施，降低企業(yè)維權(quán)成本，提高維權(quán)成功率。

　　（三）事后總結(jié)復(fù)盤(pán)，形成內(nèi)部應(yīng)訴指南

　　從過(guò)往訴訟案件中，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)梳理和篩選重要信息，例如：歸納高頻原告及其委托律所的特點(diǎn)，把握其專利組成情況，申請(qǐng)動(dòng)向，訴訟歷史和偏好，許可或和解費(fèi)用情況等特點(diǎn)，總結(jié)出適用于企業(yè)的訴訟管理流程、高頻原告?zhèn)浒盖鍐蔚葢?yīng)訴指南，便于后續(xù)提高應(yīng)訴效率、節(jié)約訴訟成本、提升應(yīng)對(duì)信心，以積極的態(tài)度維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。